미국 특허법에서 다루고 있는 권리의 종류는 아래와 같다.
-특허는 실용 특허(Utility patent),
-디자인 특허(Design patent),
-식물 특허(Plant patent)
우리나라에서는 진보성 정도에 따라 실용신안과 특허로 구분되나, 미국에서는 실용신안 개념이 없다. 그래서 우리나라 실용신안에 해당하는 것은 미국에서 그냥 특허이다. 이를 실용 특허(Utility patent)라고 한다.
미국 특허법상 실용특허는 새롭고 유용한 방법, 기계, 제품, 조성물 또는 개량물을 특허 부여대상으로 정하고 있다.
미국의 특허법은 대부분 국가에서 사용하는 특허 등록요건중의 하나인 ‘산업상 이용 가능성’ 대신에 ‘유용성’을 요건으로 한다.
자연법칙 또는 식물특허에 의해 등록될 수 있는 것은 제외한 자연물, 인쇄물, 경영방법, 정신적 과정 등은 특허대상이 아니다.
그러나 미국 특허법에서는 수술방법, 진단방법, 치료, 예방방법 등 의료행위에 관한 방법도 특허대상으로 인정하고 있다.
미국 특허 등록 요건
1) 신규성(novelty)
신규성이란 특허 출원된 발명이 그 발명 이전에 공개되지 않는 것을 의미하며, 미국에서 특허출원일로부터 1년 이전에 미국 또는 외국에서 특허로 등록이 되거나 공개 및 기재된 경우, 그 발명이 미국에서 실제 산업에 이용 또는 판매된 경우에는 신규성이 부정된다. 따라서 선출원일로부터 12개월이 경과하여 미국에 특허 출원한 경우는 신규성을 상실하게 된다.
2) 비자명성(Non-obviousness)
비자명성은 우리나라 특허 등록요건 중 하나인 진보성과 개념이 동일하다. 통상의 지식은 갖은 당업자가 쉽게 생각하거나 만들 수 있는 것이라면 그 발명은 특허로 등록받을 수 없다.
3) 유용성 (Utility)
우리나라를 포함하여 많은 국가들은 특허 등록요건으로 산업상 이용 가능성을 요구하지만, 미국 특허법은 유용성을 특허요건으로 요구하고 있다.
그래도 다행히 한미 FTA와 TRIPs 협정으로 유용성과 산업상 이용가능성을 동일한 개념으로 인정할 수 있다고 규정하고 있다.
미국에서 특허로 가능한 발명의 유형
프로세스:
미국에서 특허 등록이 가능한 프로세스란 주어진 결과를 만들어내기 위한 방법이다. 제품 제조 프로세스 및 프로세스나 단계를 컨트롤하는 방법이 포함된다
장치:
장치란 특정 결과를 달성하는데 사용되는 것을 말한다. 미국에서 특허가 가능한 장치는 새로운 결과를 얻기 위해 만들어진 이미 잘 알려진 것들의 조합이 포함될 수 있다. 새로운 요소나 기술을 기존의 모델에 도입한 경우와 같이 많은 제품들이 장치에 포함된다.
개선:
이전 발명의 모든 요소를 포함하면서 “비자명성(국내의 경우 진보성)” 기준에 해당하는 요소가 하나라도 있다면 개선에 포함된다.
소프트웨어:
최근 몇 년 동안 특허법은 다양한 형태의 소프트웨어가 특허 대상이 될 수 있도록 발전해왔다. 사실 미국에서 소프트웨어 특허가 등록 되기는 쉽지 않지만 그래도 소프트웨어가 특허 보호를 받을 수 있는 방법은 여러 가지가 있다. 작동 방법, 소프트웨어에 기반한 기계, 제조에 대한 내용 (컴퓨터 메모리에 있는 방법), 그래픽 유저 인터페이스 등으로 특허를 받을 수 있다.
특허가 가능하지 않은 발명들:
일부 유형의 발명들은 특허가 될 수 없는데, 여기에는 자연적으로 발생하는 물질, 과학 원리 및 수학적 단계와 같은 사고의 과정이 포함된다.
미국 특허출원의 종류 및 개념
1) 정규출원(Nonprovisional application)
일반적으로 수행하게 되는 통상적인 정상출원
2) 가출원(Provisional application)
국내 우선권을 가지는 출원으로서 특허성을 위한 심사의 대상이 되지 않으며, 특허를 얻을 수 있는 정도로 완성도가 아직 있지 않은 출원
3) 계속출원 (Continuation application, CA)
최초 출원에 기재된 동일 발명에 대한 두 번째 출원이며, 최초 출원이 진행중인 동안에 1명 이상의 동일 발명자에 의해 출원이 가능함
4) 일부계속출원 (Continuation-in-Part application, CIP application)
출원 이후에 기술이 개량되거나 진보된 경우, 선출원에는 없던 새로운 기술내용을 추가하기 위한 출원
5) 분할출원 (Divisional application, DA)
본래의 출원을 2개 이상으로 분할하여 출원하는 것을 의미
미국 특허출원 절차 및 기간
미국 특허청은 한국에서 요구하지 않는 서류들을 요구하고 있는 데 이는 다음과 같다.
-특허출원선언서(PAD),
-정보공개서와 선행기술조사리스트(IDS),
-필요한 경우 양도증서(Assignment)
미국 특허출원에 필요한 모든 서류, 모든 수정사항 등등은 영어로 작성되어야 한다.
미국 특허청에 특허 출원을 한 이후 심사관이 의견서를 통지하기 까지는 대략 17~19개월 정도 걸린다. 미국 특허 출원에서 등록여부가 결정되는데 까지는 약 30개월이 소요된다.
미국은 특허출원서의 청구항의 특허성에 영향을 미칠 수 있는 정보는 심사관에게 제출 되어야 한다. 이를 IDS(Information Disclosure Statement)라고 하며 제도화 되어 있다. 발명자에게 자신의 발명과 비슷한 기술에 대한 문헌을 특허명세서에 인용하는 것을 의무화한 것이다. 이는 아무거나 제출하는 것이 아니라 미국 특허청 심사관이 보기에 해당 특허 출원건과 개연성이 충분히 있는 정보로 제출되어야 한다.
우리나라에서는 특허청구범위에 기재된 발명의 배경기술에 관한 설명을 적거나 그 배경기술이 개시된 선행기술문헌정보를 적도록 하고, 배경기술을 기재하지 않았을 경우 또는 기재된 배경기술이 특허청구범위에 기재된 발명과 관련성이 적은 경우에는 거절이유가 통지된다.
그러나 우리나라 특허법의 배경기술 기재의무는 출원 시에 명세서상에 배경기술이 기재되어 있으면 족하고, 출원 후에 알게 된 배경기술을 추가로 기재하여야 할 의무는 없다.
미국의 IDS와는 많은 차이가 있으므로 미국에서의 특허출원시 주의해야 한다.
미국은 심사청구제도가 없다. 그래서 특허 출원순서에 따라서 심사가 이루어진다. 특허 출원된 발명에 대하여 출원인의 심사청구 여부에 상관없이 특허 등록 심사를 진행하므로, 출원된 순서에 따라 미국특허청 심사관에 의한 심사가 진행된다.
심사는 청구항마다 거절이유가 나올 수 있으며, 2회 거절 후 최종거절을 하게 된다. 거절에 대한 불복절차는 미국 특허청 심판->연방관할 항소법원->대법원 순으로 이루어진다.
별도의 심사청구 없이 특허 출원순서에 따라서 심사가 이루어지므로, 출원 자체를 심사청구로 보고 있다.
따라서 믹구 특허 출원 시에 심사를 진행 하여 실제로 특허 등록 심사를 추진할 것인지의 여부가 확실치 않는 경우에는 먼저 임시출원을 고려 할 수 있다.
임시출원의 수수료는 정규출원에 비하여 상당히 저렴하며, 정규출원을 하기 까지에는 임시출원일로부터 1년의 유예기간을 가질 수 있는 장점이 있다.
특히 미국에서 특허 등록을 원하는 우리나라 중소기업이나 개인의 경우에 임시출원을 이용한다면 우선일/유효출원일을 확보하는데 유용할 것이다. 또한 임시출원은 발명의 공개를 늦추면 서 우선일을 확보하는 데에도 효과적이다.
출원공개는 출원일로부터 18개월 후에 공개되는 것이 원칙이다. 미국의 경우 미국 이외의 국가에 출원하지 않으면 출원공개를 하지 않을 수 있다는 점에서 우리나라의 출원공개제도와 일부 차이가 있다.
심사관은 방식 및 실체심사를 한 후 그 출원을 특허로 발행하기로 통보하거나 거절이유에 대해 출원인에게 심사통지서를 발송하게 된다.
거절 이유에 대한 불복시에는 심판을 청구할 수 있다. 심사통지에 대하여는 3개월 이내에 답변서를 제출하여야 하며, 보통의 경우에는 보정서를 같이 제출한다.
미국 특허청은 특허 등록 심사처리 기간을 단축하기 위해 2회째의 심사통지를 최종적인 것으로 하고 있다. 최종 심사통지일로부터 6개월 이내에 출원인이 아무런 조치를 취하지 않으면 특허청구범위 중 인정된 청구항이 없는 경우 그 특허출원은 포기된 것으로 본다.
만일 특허청구범위 중 인정된 청구항이 있으면해당 청구항에 대해서만 특허를 등록한다. 이 경우 출원인은 미국 특허청 심사관의 요구대로 보정, 계속출원 또는 항고심판을 청구할 수 있다.
특허 심사 이후 거절이유가 없거나 거절이유를 극복하면 특허결정이 되고 등록된다.
미국 특허권 존속기간
미국 특허권 존속기간은 출원일로부터 20년이다.
미국도 우리나라와 같이 특허료 납부기간 경과 후 6개월의 유예기간을 인정하며, 유예기간 경과 후에도 특허료 납부 지연이 불가피한 이유에 의한 점을 입증하면 6개월의 유예기간 후 24개월 이내에 특허료를 납부하여 특허권을 회복할 수 있다.
미국 특허는 앞서 언급하였듯이 분할출원 뿐 아니라 연속출원(일부 연속 포함)제도가 있어서 특허권 존속기간을 파악하기 쉽지 않다. 분할 출원이나 연속출원, 미국을 지정국으로 하는 PCT출원등을 통하여 출원하는 경우 등이 있는 경우 모출원 출원일을 유효출원일로 기산하므로 대상특허을 잘 파악하고 있어야 한다.
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